Son las 9:50 de la mañana, Aquiles se encuentra parado frente a su negocio de pizzas, avanza mientras observa al resto de sus empleados que van arribando. Saluda a cada uno y luego camina rápidamente a la puerta principal, dispuesto a abrir su amado local gastronómico. Atónito, ve una notificación colocada con cinta adhesiva que llamaba la atención, se trataba de una intimación legal, rápidamente Aquiles despega el papel y se dispone a leer, temblaba por miedo pero a la vez por la rabia que tenía.
La advertencia era tajante, terminante, se le solicitaba a Aquiles que en el término de 72 horas inutilice la marca “Aquiles traigo Pizza” y deje de publicitar sus pizzas bajo dicho nombre, en virtud de que dicha marca no había sido registrada y resulta confundible con “Aquiles Pizza´s” una marca que, si se encontraba registrada en el INPI, esto es, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
En el otro extremo lo tenemos a Ulises, un emprendedor dueño de un local de gin-tonics, hoy conocido como “Gintonería la Penélope” un bar/restaurant que hoy cuenta con cinco sucursales, tres en su ciudad y otras dos nuevas en otras ciudades. Ulises siempre fue muy responsable en todos los ámbitos de su negocio, desde lo legal hasta lo contable. Fue muy meticuloso con el marketing y sus recetas de gin-tonics en muy poco tiempo se hicieron muy populares, especialmente el tonic con clavos de olor, menta y jengibre.
En cuanto a lo legal, fue muy precavido al principio y se tomó el trabajo de registrar la marca “Gintonería La Penélope”, gracias a su amigo abogado que se dedica al registro de marcas y patentes. Así, luego de un año su marca quedo debidamente registrada.
Sin embargo, pasó el tiempo y se dejó estar con el tema de la marca, doce años después, le llega una carta a documento, intimándolo fehacientemente a que abandone el uso de la marca “Gintonería la Penélope” en virtud de que la misma, había cumplido diez años y quedó vencida por dos años. Al no ser renovada, un tercero decidió registrar a su nombre su marca, atento a que había pasado dos años de su vencimiento.
Algo por el estilo, le aconteció a Telémaco, que se dedicó por años a registrar cualquier nombre como marca y luego de un par de años contaba con una buena cantidad de marcas registradas a su nombre. Ese era su negocio, registrar marcas y luego ofertarlas y venderlas, pero “su curro” tuvo fin cuando un día saliendo de su casa tocó la puerta el oficial del correo con una lluvia de telegramas, en donde se le notificaba la caducidad de sus marcas por haber transcurrido cinco años y no hacer un uso efectivo.
Tenemos así, entonces, tres situaciones con tres problemas diferentes, por un lado el problema de Aquiles es la validez de la marca de hecho (es decir la marca que no fue registrada), por otro lado, tenemos la situación de Ulises que no renovó su marca al cumplirse los 10 años y venció y, por último, el inconveniente de Telémaco que caducaron sus marcas por el no uso.
¿QUÉ DICE LA LEY AL RESPECTO? ¿HAY SOLUCIÓN PARA CADA SITUACIÓN?
A.- EL PROBLEMA DE LA PIZZERÍA “AQUILES TRAIGO PIZZA”
Como vimos en el caso de Aquiles, él se ve en una encrucijada. Nunca registró su marca, pero, si utilizó la marca de hecho (sin registrar) durante unos veinte años y en forma continúa generando una muy buena clientela a raíz del buen servicio prestado por la marca.
Ante este caso ¿qué dice la ley y la justicia?
Nuestra ley adoptó el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca.
Este sistema concede la propiedad de una marca al que logra atravesar todo el trámite de registro para que, así, finalmente se le conceda la marca. El art. 4°, de nuestra ley de marcas, es claro al respecto al establecer que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro”.
Lo dicho anteriormente no significa que la marca no registrada, es decir, la marca usada sin registro, esté totalmente desprotegida. Por el contrario, existe una cantidad de casos en que se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad.
Se ha sostenido frecuentemente que este criterio, “de excepción”, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral. (Otamendi 2017). Como el caso de Aquiles, que tenía una marca de hecho usada con intensidad y en forma continua y alguien pretende quitarle su marca luego de veinte años de uso.
Casos como los de Aquiles han ocurrido varios y los jueces en causas similares le han dado la razón para proteger su marca. En la causa 4565/02, “Puntas y Bolígrafos SAIC v. The Gilette Company”, sala II, se dijo, palabras más o palabras menos, que para que la marca de hecho sin registrar tenga validez se requiere que el signo haya sido utilizado con intensidad en forma ostensible y pacífica, que ese empleo se prolongara por un tiempo razonablemente extenso, y que a su amparo el industrial o comerciante hubiese formado una legítima clientela. Trátase de una tutela de excepción y, por consiguiente, quien la pretende debe acreditar en forma clara e indudable el uso con los caracteres indicados.
En otras palabras, lo legalmente correcto es proceder a registrar la marca. Si estas emprendiendo y no lo hiciste aún, no lo dudes más y comenza ahora mismo el trámite de registro.
Nuestra ley de marcas implanta un sistema atributivo, esto quiere decir que, la marca vale y es propiedad de su titular una vez que ha sido registrada, pero los jueces se han apartado de la letra de la ley y fueron a su espíritu, en ciertos casos y excepcionalmente reconocieron la validez de una marca sin registrar cuando la utilizaron por largo tiempo, en forma continua y con un uso intensivo, suficiente para formar una clientela.
B.- EL CASO DE ULISES Y SU AMADA PENÉLOPE
Si bien Ulises fue diligente y si registró su marca, no tomó en cuenta que la duración del registro es de 10 años, renovable luego. Pasado cierto tiempo y si no se renueva la marca pasa al dominio público y se considera que su titular ha abandonado y renunciado a su propiedad, entonces cualquiera puede registrarla o bien usarla.
El problema de Ulises es que fue negligente y no estuvo atento en hacer la renovación a su debido tiempo y le ganaron de mano, ahora, está en serios problemas y debería de cambiar su marca.
El registro de una marca puede ser renovado, indefinidamente, por periodos de diez años cada uno. La renovación puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir, de la misma marca, y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos.
La renovación de marca una vez pasados los 10 años, no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación. Obviamente nada impide que la renovación se solicite, y obtenga, para menos productos o servicios que los cubiertos por la marca renovada.
El trámite de renovación goza de un régimen de automaticidad, ya que está sujeta solamente al cumplimiento de ciertas formalidades. La renovación no está sujeta a la oposición de terceros, ni tampoco al examen por parte de la autoridad administrativa.
La autoridad administrativa, en materia de renovaciones se limita a constatar si las cuestiones formales que la ley exige se ahora cumplen. (Otamendi 2017).
C. TELEMÁCO Y SU NEGOCIO DE MARCAS
El curro de Telémaco llegó a su fin y con justa razón, registrar marcas para que no se utilicen nunca y luego venderlas al que si está interesado es una especie de fraude, no tiene razón de ser, desnaturaliza la esencia misma de la marca, que es ser “el signo” por el cual un producto o servicio se distingue de otro en el mercado.
Telémaco tenía muchísimas marcas a su nombre, pero como no las usó en el término de 5 años, todas ellas caducaron.
La ley permite que se declare la caducidad de una marca no utilizada dentro de los cinco años previos a la iniciación de la acción. Es decir, que el titular de una marca tiene un plazo de cinco años para utilizarla, y no podrá interrumpir ese uso por plazos mayores de cinco años. El plazo comienza a correr con el primer registro de la marca y sólo se interrumpe ante un caso de fuerza mayor o con el uso efectivo.
Como moraleja de estas historias es que: 1.- Si estas emprendiendo, y por ende estas ofreciendo un producto o un servicio en el mercado, ya sea nacional o internacional, es primordial que REGISTRES TU MARCA, pero también debes saber que: 2.- Una vez que te conceden la marca es solo por DIEZ AÑOS, entonces debes estar atento a renovarla, y por último debes saber que 3.- Si no haces uso de ella en el plazo de cinco años caduca.
Rafael Cornejo
Comentarios recientes