Sebastián es un personaje muy particular. Desde niño fue muy curioso e inquieto, siempre estaba buscando “algo” en que gastar su tiempo. Así, en esa ansiedad de matar su aburrimiento Sebastián aprendió a desarmar relojes para volverlos a armar, también desarmaba televisores, radios portátiles, etc.
Ese espíritu inquieto y hasta intrépido (podemos decir) no lo perdió cuando llegó a la universidad, a la par de sus estudios de ingeniería en informática desarrolló un emprendimiento de seguridad, básicamente, Sebas, bridaba un servicio de monitoreos con cámaras de seguridad.
Según recuerda, fueron tiempos difíciles, porque tuvo que rendir ciertas materias de ingeniería muy bravas y pesadas, por lo que, trabajar en su emprendimiento y cumplir con las obligaciones universitarias se le hacía muy arduo, pero la tenacidad es una virtud que lo caracteriza a él, y si bien, hubieron momentos en donde sentía que explotaba, jamás hesitó en abandonar ni su carrera ni su negocio.
Luego de seis años, cuando ya estaba rindiendo las últimas materias, su empresita de seguridad funcionaba increíblemente, el cuasi ingeniero estaba muy feliz porque ya era económicamente independiente estando a un paso de ser ingeniero.
Finalmente, ese día tan ansiado llegó y Sebastián concluyó sus estudios. Entonces, con su título habilitante en mano lo lógico es que se dedicase a su emprendimiento que año a año crecía, sin embargo, la curiosidad pudo una vez más con Sebastián y empezó a estudiar el mundo de las criptomonedas, también, abordó diversos cursos de programación. Se entusiasmó muchísimo con el mundo cripto, y con la programación, por lo que decidió que alguien debería de hacerse cargo de su empresa, ya que deseaba dedicarse por completo a este nuevo rubro.
Sebastián no podía dormir, quería seguir lucrando con su empresita, pero no quería avocarse a ella, fue entonces que pensó en Ángel o más bien en “Ángelito”, su primo, quien fue su primer empleado, nunca fue socio, pero por la relación de amistad y familia, muchas veces fue considerado como un verdadero socio. _Tiene que ser Angelito!, _se decía Sebastián, es el único que puede hacerse cargo, tiene la capacidad y el liderazgo para asumir el control.
Debo aclarar algo, Sebastián siempre fue muy cauto, aunque no lo parezca por su personalidad tan sanguínea. Hace un par de años atrás logró registrar su marca con la ayuda de un abogado, y ahora nuevamente acude a este profesional para que lo asesore sobre qué hacer desde el punto de vista legal, en cuanto al traspaso de la marca SEGUTECH a su primo Angelito.
Su abogado de confianza le fue claro, fue al grano y le dijo: _ Mira Sebas, vender la marca no te conviene, ni cederla ni transferirla, lo mejor que podés hacer es un contrato de licencia de marca por un tiempo a cambio de cierto dinero porque tu empresa ya es conocida en el mercado.
Si vos emprendedor ya tenes tu marca registrada, y querés de alguna manera permitir que un tercero utilice tu marca para que venda productos u ofrezca servicios bajo tu signo marcario el contrato ideal es del de “licencia de marca”.
#VAMOS A LO FUNDAMENTAL: ¿QUÉ ES EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA?
El contrato de licencia de uso de marca es un acuerdo o convenio, en virtud del cual una parte titular o propietaria de una marca registrada, que se la llama licenciante, cede a un tercero, que es llamado licenciatario, los derechos de uso y explotación de la misma a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita. De esta forma, se permite utilizar la marca a otra parte, es decir, en otras palabras, se concede una licencia de uso, sin que se transfiera, en ningún caso, la titularidad de la marca al licenciatario.
En el caso de que se desee transferir la titularidad de la marca, se deberá firmar un contrato distinto, que es el contrato de cesión de marcas y nombres comerciales.
Veamos las diferencias:
Lo que quiere Sebastián es facultar a Angelito a través del contrato de licencia de marca a concederle los derechos de uso y explotación de la marca SEGUTECH por un tiempo y a cambio de un precio en dinero, por eso hablamos de licencia de marca.
Si Sebas la quiere vender o ceder, en otras palabras, si quiere desprenderse de su marca deberá firmar un contrato de cesión o venta de marca.
#TENER EN CUENTA:
El contrato de licencia de uso de marca, es un permiso que otorga el titular o dueño de una marca a otra persona para que pueda usarla para un fin específico. Para poder celebrar un contrato de licencia de marca, debe existir una marca, y la manera en la que se hace existente en la vida jurídica es teniéndola registrada por ante el INPI.
# TIPS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA:
A.- EL OBJETO:
Como vimos se trata de conceder al licenciatario los derechos de uso y explotación de la marca, lo cual exige ser precisos en que consisten específicamente esos derechos de uso y explotación:
Vamos con un ejemplo:
“…Esta licencia tiene carácter de exclusividad en relación a los productos mencionados, especialmente alquiler de aparatos de seguridad ; alquiler de aparatos de vigilancia de seguridad ; alquiler de equipos de seguridad ; servicios de asesoramiento relacionados con la seguridad ; servicios de asesoría sobre seguridad ; servicios de información relacionados con la seguridad ; servicios de inspección de seguridad para terceros ; servicios de seguridad ; servicios de seguridad para la protección de propiedades ; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas ; servicios de seguridad para edificios ; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas ; servicios de vigilancia electrónica con fines de seguridad ; servicios de vigilancia, salvamento y seguridad ; vigilancia de seguridad de instalaciones ; incluidos en la clase 45 del nomenclador de productos para el registro de marcas, en tanto la explotación sea directamente llevada a cabo por la licenciataria, quedando expresamente prohibido a dicha licenciataria sublicenciar y/o transferir a terceros los derechos emergentes de este acuerdo sea a título gratuito u oneroso…”
Aclaración: como vimos en la parte final, en esta cláusula se prohíbe sublicenciar, sin embargo, puede estar permitido o no al licenciatario de una marca el derecho de sublicenciar la misma.
B.- EL PLAZO:
Es altamente recomendable, fijar con la mayor precisión posible, un plazo para este contrato, lo ideal es por dos años y renovable por el mismo período. También debe dejar constancia que finalizado el contrato el licenciatario no puede continuar con la explotación de la marca, sino deberá responder por daños y perjuicios. A su vez es importante establecer que si fallece los efectos del contrato pasan a sus sucesores.
Veamos un ejemplo concreto de esta cláusula:
“… El plazo de vigencia del presente acuerdo de licencia será de 2 (DOS) años desde el 01 de febrero de 20….., por lo que su vencimiento opera el 31 de enero de 20…. y sólo podrá ser renovado por la voluntad concurrente de las partes manifestada por escrito. La licenciataria deberá cesar en el uso de la marca sin que medie interpelación alguna. Los efectos de este acuerdo son extensivos a los sucesores o derechohabientes de ambas partes…”
C.- RESPETO POR LA MARCA Y RESPONSABILIDAD
Pactar una cláusula en donde el licenciatario se comprometa a efectuar un “buen uso” o “un uso correcto” de la marca es cardinal. A su vez, es elemental que este se comprometa comunicar al propietario de la marca en el caso de tomar conocimiento de que un tercero esta haciendo una utilización ilegal de su marca.
Ejemplo:
“…La licenciataria se compromete a respetar y hacer respetar el uso de la marca SEGUTECH, advirtiendo al licenciante de cualquier infracción o uso indebido de la misma por parte de terceros, para que el licenciante ejerza la defensa de la marca oportunamente…”
Como bien arriba lo mencionamos, es el licenciatario quien asume la obligación de mantener indemne al propietario de la marca. Y por un mal uso debe responder por toda multa o sanción. Entonces, es clave que en tu contrato de licencia de marca quede fijada esta clausula de responsabilidad.
Ahí te dejo un modelo de clausula:
“…Se deja expresamente establecido que el uso de la marca objeto de autorización será por cuenta y riesgo de la licenciataria, respondiendo ésta por todos los daños y perjuicios y/o infracciones de cualquier índole, cualquiera sea su naturaleza; así como también mantendrá indemne al licenciante de toda responsabilidad impositiva, laboral, de salud pública, etc. y de cualquier multa o sanción que eventualmente impongan las autoridades de aplicación por cualquier infracción que pudiera cometerse; manteniendo íntegramente indemne al licenciante de cualquier reclamo judicial o extrajudicial, laboral, civil, penal, administrativo y de cualquier índole u origen. Quedará a cargo exclusivo de la licenciataria el pago de cualquier impuesto, tasa o gravamen, creados o a crearse, que sean de aplicación por la comercialización de los productos o servicios identificados con la marca…”
Luego de idas y vueltas, de negociaciones con abogados de por medio, de peleas y reconciliaciones, Sebastián y Angelito finalmente, y con gran satisfacción para ambas partes, firmaron el contrato de licencia de marca, siguiendo todos estos #tips legales que te acabo de recomendar.
Rafael Cornejo
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